专利重复许可

裁判一：
南京希科集团有限公司（X公司）、安信纳米生物科技（深圳）有限公司（A公司）、珠海汇贤企业有限公司（H公司）、南京泰安大药房（T药房）专利权权属、侵权纠纷案——（2004）宁民三初字第225号、（2009）苏民三终字第0027号【相关裁判：（2001）宁知初字第100号、（2002）苏民三终字第002号、（2001）深中法知产初字第119号、（2002）粤高法民三终字第153号、（2004）宁民三初字第280号】。

案情简要

至审判时，两份独占实施许可合同均未被撤销或解除；也未有证据证明X公司知道或应当知道涉案专利转让及在后许可事宜；同样未有证据证明H公司、A公司知道或应当知道涉案专利在转让前已独占许可给X公司。
诉讼结果：依照《民法通则》第四条、第一百三十二条，H公司支付X公司经济补偿人民币50万元。

裁判二：
陕西健民制药有限公司（J公司）与安徽蚌埠涂山制药厂（T药厂）、安徽省国泰医药公司（G公司）、安徽丰原药业股份有限公司侵犯发明专利权纠纷案——（2007）合民三初字第21号、（2008）皖民三终字第0034号、（2009）民申字第624号。

案情简要

至审判时，独家转让协议及民事调解协议未被撤销或解除；二审法院认定J公司非善意第三人，但未有充分证据证实J公司知道或应当知道在先许可事宜；再审法院认定J公司知道或应当知道在先许可事宜。
诉讼结果：J公司立即停止生产侵犯涉案专利的产品，销毁现存的用于生产该产品的包装材料、标签及说明书（因未有二审判决书，改判依据不明）。

争议原因
裁判一中，一审法院认为：“在一个专利权的有效范围及特定时间内，应当只能存在一个独占实施许可权。但是由于知识产权无形性的特点以及本案中当事人之间信息不能及时、全面沟通的情况下，造成了本案在两个特定的相对封闭空间内出现了两个各自独立的独占实施许可权。”根据《专利法》第十一条、第十二条及《合同法》技术转让合同部分，被许可人的独占实施权来源于专利权人的许可，许可合同是被许可人获得许可的基本依据，一般认为许可合同生效时，独占实施权即被设立，因此，相互冲突的独占实施许可合同会造成多个“独占实施权”同时并存；而多个“独占实施权”有悖于《最高院关于审理技术合同纠纷案件的解释》第二十五条关于“独占实施许可”仅许可一个受让人的定义。因此，在两个“独占被许可人”中产生了专利权侵权纠纷。

权利认定
第一，在先被许可人与在后被许可人在签订独占实施许可合同后是否取得独占实施权。根据《专利法》第十二条关于获得专利权人许可的认定，订立实施许可合同并按合同约定向专利权人支付专利使用费是获得专利权人许可的通常方式。因此，在许可合同被认定无效前，两案中的在先被许可人与在后被许可人均应认为取得了专利权人许可。如前所述，裁判一中一审法院支持两被许可人在签订独占实施许可合同后取得并存的“独占实施权”，其二审法院观点：“希科公司享有的独占实施许可权在先，因此安信公司在后的‘独占实施许可权’最终是不能被法律所认可的。”认为虽两被许可人均取得“独占实施权”，但经对抗后独占实施权仍应归在先被许可人所有，在后被许可人失去实施该专利的权利。裁判二中一审法院认为：“专利权人李新民将涉案技术作为技术秘密独家转让给原告后，其虽仍享有就该技术申请专利的权利，但因受其与原告在先达成的涉案技术转让协议的制约，其不得再就涉案技术所取得的专利再行许可给他人使用，且自己也无权使用。被告陕西健民公司藉其与李新民在后诉讼达成的合作实施涉案专利技术的和解协议，对抗原告在先依法取得的涉案专利技术的独占实施权，有悖现行法律规定，本院不予支持。”同样认定在先被许可人取得独占实施权，而针对在后被许可人，法院的观点应是在先独占实施权已设立，基于独占实施权具有的物权特征，在后独占实施权无法再次被设立；其二审法院撤销了一次性赔偿40万元的判决，理由为“但鉴于涂山制药厂并未提供充分证据证实健民公司知道李新民与涂山制药厂签订乳增宁胶囊新药技术独占许可使用合同事宜，也不能当然推定其存在过错，且健民公司已向专利权人李新民支付了385000元使用费。因此，健民公司可以不承担赔偿责任。”但若在后被许可人的独占实施权无法被设立，结合专利法对制造专利产品行为的绝对保护，无论过错在后被许可人均应承担赔偿责任为佳，达到保护在先被许可人的权利，在后被许可人亦可通过合同关系向许可方主张相应违约责任，从而加重许可方“不诚信”的责任。

第二，在后被许可人的专利权人许可能否在与在先被许可人的侵权纠纷中作为不侵权抗辩理由。根据《专利法》第十一条构成侵犯专利权行为的条件，“未经专利权人许可”是认定侵犯专利权行为的必要条件，在取得“专利权人许可”的情况下不构成侵犯专利权，但《专利法》第十一条中所保护的专利权实质为专利实施的独占权，因此，裁判一中二审法院观点：“在此之前，汇贤公司许可以及安信公司实施涉案92专利的行为并不能认为存在过错，因此不应当认为是侵犯了希科公司的独占实施许可权。”在认定在先被许可人享有独占实施权前，在后被许可人所实施专利的行为均不应构成侵犯专利权。裁判二中最高院观点：“涂山制药厂系在先独占被许可人，健民公司虽以其依据陕西省高级人民法院主持达成的调解协议已经取得李新民的独家授权为由进行抗辩，但其知道涂山制药厂存在在先独占许可的专利使用权，而仍接受该协议，不能以此对抗在先独占许可专利使用权。据此，健民公司主张其行为不构成侵权的再审申请理由，本院不予支持。”在后被许可人不能以其无法设立独占实施权的“专利权人许可”对抗在先独占实施权，侵权责任成立。

两案中虽在先被许可人与在后被许可人均和专利权人签订独占实施许可合同，但法院最终认定在先被许可人取得独占实施权，区别在于裁判一中法院认为在两个“专利权人许可”发生对抗前存在两个独占实施权并存的情况，因此在后被许可人在对抗前实施专利的行为未被认定侵犯专利权，而裁判二中一审法院认为在后独占实施权乃至实施权无法被有效设立，因此在后被许可人实施专利的行为未因“专利权人许可”而免除侵权责任。