商标注册申请与标贴类外观设计专利之冲突

2013年《商标法》第32条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”中的“在先权利”包括在先的外观设计专利权。无论是申请注册平面商标还是立体商标都有可能与在先的外观设计专利权相冲突。因此，商标注册与在先外观设计权利的边界值得解读。

有观点认为，专利法第11条第2款规定的侵犯外观设计专利权的行为是指未经专利权人许可实施其专利的行为，包括为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品，而将外观设计专利注册成商标的行为并不在上述侵权行为之列; 因此其所涉外观设计不构成《商标法》第32条规定的“在先权利”。这种观点无论从逻辑上还是理论上都是值得商榷的。从逻辑上说，这种推论可得出“任何人可以将他人的外观设计专利用于商标注册”的结论，显然与现行法律规定相悖。从理论上说，外观设计是指由线条、轮廓、颜色、形状等特征形成的产品整体或者部分外观，其保护客体是设计而非产品本身。因此，只要在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计，即构成外观设计侵权。

现实中，争议较多集中于将标贴类外观设计用于商标注册申请。比如：在中国绍兴黄酒集团有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政纠纷案中，绍兴黄酒公司未经许可，在同一种或类似商品上，将中粮酒业公司享有专利权的瓶贴外观设计申请注册为商标。该案经北京市一中院及北京市高院两审审理，法院均认为，绍兴黄酒公司损害了中粮酒业公司的外观设计专利权，违反了“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的相关规定。

在判断诉争商标是否损害了在先的标贴类外观设计专利权时，主要涉及以下两个问题。

第一，产品类别相同或相似的判断。有观点认为，标贴类外观设计的产品归类为标贴，只要诉争商标不用于标贴上，则不构成侵害在先外观设计。但这种观点过份夸大了专利产品分类表对产品类别相同或相似判断的影响，而忽略了其它考量因素，比如消费者习惯、产品之间产生混淆的可能性等。值得注意的是，标贴类外观设计客观上起到了标识产品来源的作用，从功能上说，与商标的功能在一定范围内存在重叠。如果将该外观设计注册为商标，容易使相关公众误认为商标标识与专利权人之间具有特定联系。因此，在类别比较时，对标贴类外观设计产品类别的判断，应考虑实际使用的容器内物品的类别。只有该物品类别与使用商标的商品类别相同或相似，才有误认和混淆的可能，才具有相比较的意义。

第二，商标标识与外观设计相同或者近似的判断。在比较时，通常根据整体观察、综合判断的原则进行。如果诉争商标与在先外观设计整体相似时，可认为两者构成近似。但若诉争商标仅与在先外观计一部分相同或近似时，则要考虑这一部分是否是在在先外观设计中起到主要识别作用的要素。如果这一部分起到了主要识别作用，则容易引起商品来源的误认，此时宜认为构成近似（（2011）一中知行初字第1568号）；否则，则不宜判定构成近似。

综上，2013年《商标法》第32条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定是对商标“注册在先”原则的突破，旨在避免相关公众的误认，保护消费者的利益。