众筹,更要小心专利侵权
来源:英普   发布日期: 2015-08-03
故事是这样的

2012年12月21日,3D打印巨头3D Systems一纸诉状将Formlabs与世界上最火的网络众筹平台Kickstarter告上南卡罗来纳州岩山区法庭,指控二者共同侵犯其5597520号专利权,原因是后者在自己的众筹平台上为前者的涉侵产品Form1筹得了2945885美元项目资金,并从中获利5%。3D Systems 称,Kickstarter对Formlabs的商业推广给3D Systems造成了“不可挽回的损失”……


通过搭建面向公众筹资的网络平台,Kickstarter让有创造力的人能够从社会大众那里获得实现他们的梦想所需要的资金,而不再局限于风投等机构。然而,和许多数字时代下的第三方平台一样,Kickstarter也同样面临着知识产权侵权风险,北美商业改进局(Better Business Bureau)将Kickstarter在处理版权和专利问题上的能力定为F级(最低级别)。


2011年以来,国内陆续出现了点名时间、众筹网等一批回报型众筹平台,虽然尚未出现众筹平台被诉共同侵权的典型案例,但是由于众筹模式的特殊性,其潜在的侵权风险同样值得我们思考,由于篇幅原因,今天仅就Kickstarter案引发的专利侵权问题进行分析,供同道拍砖。

众筹模式的专利侵权风险


上图为众筹模式的一般流程,发起人采用“团购+预购”的形式,通过众筹平台,向支持者募集资金,如果募集资金成功且项目经营成功,支持者可以较低折扣享受产品或服务;如果募集资金失败,发起人将返还全部项目支持资金;如果项目经营失败,发起人将按实际情况返还部分项目支持资金。从法律性质上来讲,可以将众筹表述为附条件的预购合同,此“条件”即为募集资金的成功与否。

对侵权行为的认定:

《专利法》第十一条规定:“发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”而在司法实务上,构成“许诺销售”除了明确的意思表示外,还需该侵权产品处于能够销售的状态,二者具备方构成"许诺销售"(见“伊莱利利诉甘李公司侵犯专利权”案)。

对发起人而言,产品在参与众筹之前进行专利布局的重要性不言而喻,若然募集资金失败,还会导致自己的产品过早公开;对于那些市面上可能已有的同类产品的项目,在产品参与众筹前的防侵权分析也十分必要,具体分析见下文“赔偿数额的认定”。

对平台而言,网络众筹平台作为网络交易平台的一种,对于网络商户的侵权行为一般不具有预见和避免的能力,故不当然为此承担侵权赔偿责任,但如果网络交易平台经营者知道网络商户利用其所提供的网络服务实施侵权行为,而仍然为侵权行为人提供网络服务或者没有采取必要的措施,则应当与网络商户承担共同侵权责任。网络交易平台经营者是否知道侵权行为的存在,可以结合权利人是否发出侵权警告、侵权现象的明显程度等因素综合判定。网络交易平台经营者是否采取了必要的避免侵权行为发生的措施,应当根据网络交易平台经营者对侵权警告的反应、避免侵权行为发生的能力、侵权行为发生的几率大小等因素综合判定。(见“衣念(上海)时装贸易有限公司诉浙江淘宝网络有限公司、杜国发侵害商标权纠纷”案)商标如此,对于判定难度更大的专利更应是如此。

虽然Kickstarter的案件发生在美国,但3D Systems的律师也对Kickstarter的“明知”进行了举证:在规则条款中,Kickstarter讲到:“在Kickstarter,并不是所有含有设计和技术的项目均被允许,因为有一些主观性规则在里面,我们持续关注于有创意的项目:DIY。我们偏爱那些从黑客和制造者社群(周末设备、3D打印、数控机床)中产出的以及开源的项目。软件项目必须有开发者自主研发。” 3D Systems的律师因此推定Kickstarter存在“在其平台上销售和许诺销售Formlab的涉侵产品”的故意,本案在2014年11月以和解结案。

然而,目前国内一些众筹平台如“点名时间”,除了提供对接服务,还提供在产品早期的开发过程中评估风险,并提供产品优化建议和改进的服务,其中共同侵权的法律风险值得平台警惕

对赔偿数额的认定:

《专利法》六十五条给出了“权利人实际损失→侵权所获得的利益→专利许可使用费的倍数→法定赔偿”的指引,在前者不能确定的情况下适用后者。

众筹模式赔偿数额通常需要根据以下情况确定:

S1:在募集期限届满之前,侵权损害并未实际发生,此时是否构成许诺销售有待司法实践验证;

S2:在募集期限届满后,

a、募集资金失败,则所募资金全部退还给支持者,预购合同并未生效,此时是否构成许诺销售也有待司法实践验证;

b、募集资金成功,且项目经营成功,由于众筹的公开性,募集资金的数额以及产品销售数量均为公开信息易于确定。在无法查清侵权产品利润率的情况下,计算方法很可能采取:侵权人销售的总数×专利权人产品的利润=赔偿额。当然,对于此种侵权赔偿数额的认定,还有待于司法实践的检验。

可能的风险防范措施

对发起人而言,

如果是全新的产品,只需要做到众筹之前的专利申请布局即可;

如果是对市场现有产品的改进,在对新的改进申请专利以外,建议聘请专业的机构进行专利防侵权检索与分析,在资金有限的情况下,可选择行业巨头的几个重点专利进行分析,并在必要情况下进行进一步规避。

对平台而言,

1、在用户协议中订立免责条款:

Kickstarter这样对发起人和支持者写道:

“您作为发起人,通过在Kickstarter上发起募资活动,正向公众提供一个与您订立合同的机会。

您作为支持者,通过在Kickstarter上参与募资活动,同意以上要约以及与发起人之间合同的订立。

Kickstarter不是发起人或支持者中的任何一方。所有交易仅限于用户之间。”

并且,在最新的规则中,Kickstarter也已经删除了先前具有诱导意味的陈述。

2、建立投诉审查机制,在接收到权利人的投诉后,进行尽职调查,可参考阿里系投诉规则。

3、为了便于创意流通,在制度建设上也可参照英国的“创意条码”(Creative Barcode)。

参考

1、汪莹,王光岐,. 我国众筹融资的运作模式及风险研究[J]. 浙江金融,2014,(4).

2、3D Systems v. Formlabs et. al.

见于http://www.scribd.com/doc/113999366/3D-Systems-v-Formlabs-et-al.

3、Marissa Lambert, “Kickstarting Litigation: What is the Future of Crowdfunded Films? “,Harvard Journal of Sports & Entertainment Law Online Digest

4、饶伟,众筹模式中的法律问题分析. 巴曙松研究员金融政策研究,2014


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