商标法第五十九条第三款中“原使用范围”的理解
来源:英普   发布日期: 2015-07-03

2014年5月1日实施的我国《商标法》第59条第3款赋予了在先使用的未注册商标以“商标先使用权”,学理上通说认为,该款是对“商标先使用权”的规定,即某个商标虽由他人取得注册,但在其申请注册前已经被使用的,该商标使用人可在原有范围内继续使用。笔者认为,商标制度的任务,无外于对以下利益关系予以安排:在先使用与在后使用、在先注册与在后使用、在先使用与在后注册、在先注册与在后注册。本文也仅对“在先使用与在后注册”即“在先使用未注册商标”与“在后注册未使用商标”这一种情况展开讨论。


新商标法出台后,理论界对“原使用范围”的理解莫衷一是,总结起来,学者们的理解主要局限于以下“四个范围”:


1、在先使用具有一定影响的地域范围;
2、在先使用商标标识范围;
3、在先使用商品或者服务范围;
4、在先生产规模的范围。


在分析学者对“原使用范围”的理解之前,要先厘清 “商标先使用权”的性质,笔者试图从商标权利的正当性和法律诚信原则的体现两方面来论证自己对“商标先使用权”的认识:


商标权利的正当性


商标的生命在于使用,商标通过使用具有了区别商品和服务的功能,即建立了一定的商誉。在这种情况下,在先使用人显然获得了值得保护的利益。而商标先使用权设立的意义在于保护在先使用人因对在先商标的持续使用而赢得的商誉,不至于因注册商标的出现而使其商誉归于无效。


法律诚信原则的体现


包括我国在内的许多国家商标法并不排除未注册商标的使用。事实上,未注册商标在有的情况下使用是必要的,例如企业未定型的试销产品或季节性商品就是如此。而且,商标法实行的是自愿注册原则,这使得在实践中必然存在大量的未注册商标。

新商标法已然确立了“诚实信用”这一帝王规则,这一规则不仅适用于商标的申请注册和使用过程中,同样适用于国家立法、适法的过程中,国家不能一边奉行自愿注册原则,又一边对自愿未注册的但却在实际使用并且已经产生商誉的商标,相较仅仅只有注册而没有使用行为的商标而言,予以歧视性对待。

因此,笔者认为,对已经通过劳动产生商誉的“在先使用未注册商标”的保护不应该弱于未经劳动未生商誉的“在后注册未使用商标”


唐广良教授认为“中国商标法上关于侵犯注册商标专用权的规定,有一个看似简单,实则复杂的法律设计,即法律赋予注册商标的 ‘禁止权’的边界远远大于‘使用权’的边界。与此同时,还发现了一个看似简单,实则复杂问题,即对于一个注册商标而言,凡超出‘使用权’边界的,其实已经属于‘未注册商标’。这就意味着,法律在规定保护注册商标时,给予注册商标的保护被延伸到了其未注册的范围。也就是说,只要是已经注册,一个商标在其未注册的商品或服务上同样会在一定程度上获得‘禁止权’。至于纯粹的未注册商标则不能援引此中规定获得保护。”


结合以上分析,笔者认为“商标先使用权”与法定的“注册商标专用权”相比而言:

1、在积极权利—使用权,前者的权利范围大于后者;
2、在消极权利—禁止权,前者的权利范围远小于后者。

而本文所要讨论“原使用范围”主要涉及到的就是“商标先使用权”中的积极权利部分。


现在回到学者们对“原使用范围”的理解,现在一一分析如下:

地域范围

笔者认为,由本文分析可知“商标先使用权”的积极权利—使用权范围远远大于注册商标专用权的使用权范围,而后者的使用范围是在注册国的全部领土范围之内,毋庸赘言,在先使用未注册商标的使用权权利所及的范围当然也是在其有权使用的国家的全部领土范围之内

因此,在商标先使用权人提出抗辩时,法院无权将“商标先使用权”的适用地域范围断然局限于其所谓“有一定影响”的地域范围之内。

商标范围和商品范围

笔者认为,只有注册商标专用权人才有法定的义务在“核定使用的商品” 使用“核准注册的商标”,否则,如果商标注册人在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,由商标局撤销其注册商标。而在先使用的未注册商标的使用在在后注册商标注册之前尚无此种限制,法律更无必要在在后注册商标注册之后横加此种干涉

生产规模范围

在判断商标先使用人的“原使用范围”时,是否需要参考《专利法》也要将先使用权人的继续使用限定在其提供商品或服务的原有能力范围之内?


笔者认为不可以。因商标和专利的权利性质不同,先发明人扩大生产规模直接影响专利权人的专利产品市场。消费者需要的是专利技术,专利技术就是消费者选择时所要考虑的全部要素,只要是相同技术的产品,就彼此具有替代性。因此,消费者一旦选择了先发明人提供的产品,就很可能不会再选择专利产品,二者在销售环节具有或此或彼的冲突性。而商标的情况则不然。商标先使用人即使扩大了生产规模,提供更多的商品,也不会直接影响注册商标权人自己商品的销售。因为商品来源只是消费者选择商品时诸多考虑要素中的一个要素,影响消费者做最后决定的还有商品的质量、性能、价格、外观等。先使用人的商品和注册商标权人的商品彼此不具有直接的技术替代性。在先使用商标和注册商标并存时,消费者不会发生来源混淆,他们可能会因为商品颜色、价格等因素选择自己需要的商品,而与来源无关


笔者认为“原使用范围”的设置是为了平衡在先使用权人和在后注册人的利益,法律不可能也不应该凭一己之力,就遽然帮助其中任何一方在其提供的商品或者服务的市场竞争中抢占先机,独霸江湖。而是应该将“法律的归法律,市场的归市场”也即法律只应在总体平衡各方利益的前提下制定出公平的规则,而将谁主市场的权利交给市场去决定,让市场中的经营主体各显其能,顺应市场者昌,逆市场者必然会被市场所淘汰。

因此,笔者认为在《商标法》第四十八条已经明确将商标使用方式明文规定的情况之下,只要在先使用权人将其商标的使用方式局限于在在后注册人申请注册商标之前的“原先使用方式范围”之内继续使用,而不做使用方式的扩大使用,即可满足商标先使用权抗辩对“原使用范围”的要求。而在每一个具体的个案中,法官可以根据行使“商标先使用权”进行抗辩的被告对“原使用方式范围”的举证情况,在裁判文书中予以列明被告有权继续在“原使用范围”内使用未注册商标即可。


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